[자작기타] 초전도체) 최근 특허출원 상황에 관한 개인적인 코멘트

[크리스Φ]

특허 분야에 호기심이 있어서 LK-99 관련 특허출원들 상황을 보고 있는데, 잘못 알려져 있는 정보도 많은 것 같고 하여 개인적으로 생각 정리할 겸 적어 봄

3줄요약

1. 공인기관 측정 데이터를 내야 하지만 아직 모른다

2. 공인기관 측정 데이터가 있으면 후속 특허출원을 추가로 하는 게 좋을 듯

3. 기타 사소한 문제

1. 공인기관 측정 데이터를 제출하고 청구범위 감축하면 특허 등록은 될 것 같지만, 그래도 실시가능요건 관련 무효를 다툴 여지가 있어 보임

1) 현재 특허출원 상황

퀀텀에너지연구소 특허출원 3건 (10-2021-0112104와 분할출원 10-2022-0106812; 및 10-2021-0183229) 에 대해 특허청이 거절이유를 지적하는 의견제출통지서가 발행되었고, 주된 거절이유는 특허법 제42조 제3항 제1호의 이른바 실시가능요건 위반으로 서로 비슷한 내용임

그리고 출원 2건에 대해서는 아예 별도로 심사참고자료제출요청서를 날려서, 초전도성을 증명할 수 있는 공인된 기관의 객관적인 측정 데이터를 제출하라고 요구했음

(이렇게 의견제출통지서 외에도 따로 심사참고자료제출요청서를 보내서 거절이유 관련 특정한 실험자료를 요구하는 건 다소 이례적으로 보임)

거절이유를 읽어 보면 특허청은

(a) '특허명세서에 기재된 초전도성 실험자료가 측정 오류일 수도 있으니 신뢰할 수 없다', 및

(b) '논문으로는 Pb10-xCux(PO4)6O 가 초전도체라고 하는데 특허 청구범위에는 화학식 범위가 AaBb(EO4)cXd 로 너무 넓게 기재되어 있어 이 넓은 범위의 화합물이 전부 초전도체라 볼 수 없다'

라는 논거를 드는 것으로 파악되고, (a)와 관련하여 공인기관 측정 데이터를 내라고 요구하는 것으로 보임

2) 실시가능요건 관련 법리 및 판단기준

특허법 제42조 제3항 제1호의 이른바 실시가능요건은, 쉽게 풀면 '출원할 때 명세서에 특허받으려는 발명을 남들이 쉽게 실시할 수 있을 정도로 자세히 적어야 한다' 는 것임

왜 이런 요건이 있냐면, 특허 제도는 발명자를 보호하는 것도 중요하지만 동시에 발명의 이용을 장려하여 산업발전에 이바지함이 목적이라서, 남들이 공개된 특허를 보고 그걸 참고해서 새로운 발명을 하거나, 특허권 만료 후에 자유 실시할 수 있도록 하기 위함임

특히 화학분야 발명은 실험이 중요하고 예측이 어렵다고 해서, 특허청 심사기준은 특허 명세서에 물질을 쉽게 재현하기 위한 구체적인 제조방법, 실험결과 등의 실시예를 기재할 것을 요구함

그리고 화학분야에서는 이 사건 출원에서처럼 청구범위의 화합물을 일반식 형식으로 써서 다양한 화합물들이 포함될 수 있도록 하는 경우가 많은데, 이걸 마쿠쉬 형식 청구항이라고 하고, 심사기준은 일반식에 포함되는 화합물들 중 일부의 실시예만 있어 나머지 화합물들은 쉽게 실시할 수 없다면 실시가능요건 위반이라 함

실시가능요건 위반 거절이유를 지적받았을 때 추가실험자료를 제출해 실시예를 보충하는 건 원칙적으로 허용되지 않는데, 왜냐하면 이걸 허용했다가는 남들보다 먼저 출원하려고 발명을 미완성 상태에서 대충 출원해 놓고, 나중에 문제되면 그제야 추가실험자료를 제출해 발명을 완성시키는 등의 꼼수가 가능해지기 때문임

판례도 실시가능요건 위반에 대해 추가실험자료를 제출하는 것은 '출원일 이후 제출된 실험데이타에 의해 명세서의 기재를 보완할 수 있는 경우는 명세서의 기재요건을 충족하였음에도 불구하고 그 효과가 의심스럽다고 인정될 때에만 이를 보완하기 위해 그 추가제출이 허용되는 것>' (2003허2317) 이라고 판시한 바 있음

한편 사람들이 다소 오해하는 걸로, 특허출원할 때 명세서에 중요한 노하우는 숨기고 대략적인 내용만 적어도 된다고들 하는데, 현실적으로 특허청이 명세서 기재대로 했을 때 발명이 재현되는지 일일이 실험을 해 볼 수 없기 때문에 노하우를 명세서에 적지 않고 숨겨도 등록되기도 하고, 그런 노하우가 과도한 시행착오 없이 알아낼 수 있는 정도면 실시가능요건 위반이 되지는 않겠지만, 엄격히 따진다면 발명을 쉽게 실시할 수 없을 정도로 중요한 노하우를 숨기면 실시가능요건 위반이 될 수도 있음 (2005허10114 참조)

3) 본 사안 검토

특허청이 (a) 공인기관 측정 데이터를 요구한 것은, 앞서 본 판례의 '명세서의 기재요건을 충족하였음에도 불구하고 그 효과가 의심스럽다고 인정' 되는 경우의 법리를 적용하여, 설령 이 사건 출원이 명세서의 기재요건을 충족하는 거라 하더라도, 명세서에 기재된 초전도성 실험자료의 효과가 진짜인지 측정 오류인지 의심스럽다는 태도로 보이고, 따라서 명세서에 기재된 초전도성 실험자료의 효과가 진짜라는 걸 보완 입증하는 한도에서 추가실험자료의 제출을 예외적으로 허용한 것으로 볼 수 있음

다만 실시가능요건 위반 거절이유에 추가실험자료 제출이 원칙적으로 고려되지 않는데도 이례적으로 심사참고자료제출요청서까지 날려서 제출을 요구한 건, 개인적으로는 특허청의 정무적 판단(?)이 들어간 것 같음. 특허청 입장에서는 만약 이게 진짜 초전도체인데 법을 엄격히 적용해 거절을 해 버리면 나중에 국가적으로 쌍욕을 먹을 것이고, 만약 이게 구라인데 등록을 줘 버리면 특허청이 낚인 게 되니까, 절충안으로 공인기관 측정 데이터를 요구하여 거절 또는 등록에 나름의 명분을 쌓으려는 게 아닐까 함

한편 (b) 청구범위의 넓은 범위의 화합물이 전부 초전도체라는 취지의 지적은, 앞서 본 심사기준과 같이 일반식에 포함되는 화합물들 중 일부의 실시예만 있어 나머지 화합물들도 마찬가지로 초전도 특성을 나타낼지 알 수 없다는 점에서, 나머지 화합물들을 쉽게 실시할 수 없다고 볼 수 있으므로 타당하다고 생각됨

요컨대 (a)의 논거는 공인기관 측정 데이터를 제출하면, (b)의 논거는 청구범위를 명세서 실시예 범위로 감축 보정하면 해소될 것이고, 그리 한다면 실시가능요건 위반 거절이유를 극복하고 특허 등록될 수 있을 것으로 예상됨. 다만 감축 보정을 하려면 최초 명세서에 좀 적당히 넓은 범위들이랑 적당히 좁은 범위들도 다양하게 기재해 둔다든지 해서 감축 후 수치 범위가 명세서에 기재되어 있었어야 하는데, 이것까지 고려하여 최초 명세서를 쓰지는 못했던 것 같아 보정이 어려울 수도 있어 보임

그리고 특허청이 지적하지는 않았는데 추가로 걱정되는 요소가 (c) 초전도체 화합물의 구체적인 제조방법이 기재되어 있지 않다고 볼 여지가 있다는 점임. '104 출원의 실시예에 기재된 유명한(?) 제조방법은 아래와 같음

이렇게 원소 비율, 반응 온도, 반응 시간을 엄청나게 두리뭉실하게 적어 놔서 제조방법이 전혀 구체적이라고 할 수 없음. 다른 실시예들도 있지만 정도의 차이가 있을 뿐 다 저런 수준임. 게다가 지금까지 다른 실험실에서 재현에 성공한 바가 없기 때문에, 초전도체 화합물을 쉽게 재현할 수 없다고 볼 만한 정황이 강함. 따라서 초전도체 화합물이라는 발명의 구체적인 제조방법이 명세서에 기재되어 있지 않으므로 남들이 쉽게 실시할 수 없다고 주장할 수 있음

특허청에서는 이걸 문제삼으면 사실상 거절이유 극복이 불가하게 될 수도 있어서 차마 지적하지 않은 게 아닐까 싶은데, 설령 특허가 등록되더라도 이 점이 문제되어 실시가능요건 위반이므로 특허가 무효가 되어야 한다는 무효심판이 제기될 가능성도 있다고 생각됨

4) 기타

의견제출통지서 대응 기한은 2건은 3월 19일에서 2개월 연장된 5월 19일이고, 1건은 5월 27일인데, 의견제출통지서에 대한 제출기일은 원칙적으로 최대 4개월 연장 가능하고, '거절이유와 관련된 시험 및 결과 측정에 기간이 더 필요한 경우' 등의 특별한 사정이 있는 경우엔 4개월 초과 기간연장을 1개월씩 승인할 수 있음. 따라서 이 사건 출원들의 경우엔 4개월 초과 기간연장도 가능할 것으로 보임. 다만 등록 후 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년으로 정해져 있으므로, 계속 기간연장해서 등록이 늦어지면 그만큼 사업화 기간이 줄어들 수 있음

심사참고자료제출요청서는 의견제출통지서와는 별개고 마찬가지로 기간연장 가능함. 다만 심사참고자료제출요청서에 응하지 않더라도 특허법 상으로 거절결정 등의 불이익을 가할 근거는 없어서, 중요한 건 의견제출통지서에 대응하는 것임

2. 공인기관 측정 데이터가 확보되면, 퀀텀에너지연구소 입장에서는 그 데이터를 기초로 별도의 후속 특허출원도 함께 내는 게 바람직할 듯

위와 같이 공인기관 측정 데이터를 제출하더라도 실시가능요건 위반으로 특허가 무효될 우려가 남는다는 점을 고려하면, 퀀텀에너지연구소 입장에서는 공인기관 측정 데이터를 기초로 명세서를 정비해서 아예 별도의 후속 특허출원을 함께 내는 게 안전하지 않을까 생각됨

LK-99 관련 논문이 2023년 7월에 공개되고 관련 특허출원들도 이미 공개되긴 했지만, 최근 퀀텀에너지연구소에서 수정 발표한 버전은 황을 더 포함하는 이른바 PCPOSOS 구조이고 그 구체적인 조성도 공개되지 않은 것 같으므로, 기 공개된 LK-99가 PCPOSOS의 신규성 및 진보성을 부정하기는 어려울 것으로 보임. 신규성 및 진보성 문제가 없으니, 공인기관 측정 데이터가 확보되면 그걸로 실시가능요건을 깔끔히 충족하는 별도의 후속 특허출원을 함께 내서 현 특허출원이 등록 후 무효될 상황을 대비하는 게 좋을 듯함

만약 현 특허출원들에 공인기관 측정 데이터를 제출하면 제3자가 제출서류를 열람 가능해 신규성, 진보성 부정 선행문헌이 될 수 있으므로, 별도의 후속 특허출원을 낸다면 공인기관 측정 데이터 제출 전에 내는 게 안전할 것임

물론 재현에 실패해서 공인기관 측정 데이터가 못 나오면 후속 특허출원이고 뭐고 그냥 죽어야지 뭐

3. 그 외 잠재적인 거절이유

그 외에 특허청이 지적하지 않은 거절이유로, 10-2021-0112104와 분할출원 10-2022-0106812의 현재 청구범위가 동일하여, 동일자 동일발명 출원으로 특허법 제36조의 이른바 선출원주의 위반 거절이유가 있음

아마 후속 출원 10-2022-0106845를 출원할 때 '104 출원을 우선권주장하여 '104 출원을 취하간주되도록 하고, 대신 '104 출원은 분할출원을 해서 진행하려는 의도였던 것 같은데, 착오로 분할출원에 우선권주장을 해서 우선권주장이 무효되고 '104 출원과 분할출원이 둘 다 남은 것 같음

아마 특허청에서는 이번 의견제출통지서 대응시 두 출원의 청구범위가 다르게 보정될 수 있으니 일단 지켜보려는 듯함

그리고 또다른 거절이유로, '104 출원 및 분할출원의 청구항 수치범위에 기재불비가 있음

각 원소 비의 하한값이 모두 0인데, 그러면 각 원소 비가 모두 0인 경우도 청구범위에 포함되고 그렇다면 원소가 아무것도 없으니 무슨 물질을 청구하는 건지 불명확해짐

이 점도 이번 의견제출통지서 대응시 청구범위를 감축하면서 해소될 수도 있는데, 앞서 말한 바와 같이 보정에 애로사항이 꽃필 듯함

혹시 이상한 점 있으면 알려 주세요

P.S. 혹시 퍼 가거든 출처라도 남겨 줘라

[방구석폥귄]

무슨 말인지는 문과라서 전혀 모르겠지만 추천은 박고 갑니다

[둘더하기둘은다섯]

문과면 알아야지

[방구석폥귄]

행정과는 나왔는데 졸업 전에 웹소설 데뷔해버려서 학점 개판쳐버렸음.....

[반박시내여친]

이제 워터마크를 바꾼 게시글로 퍼가겠습니다 감사합니다.

[파이올렛]

무슨글인지 몰루겠지만 추천

[밤끝살이]

사진에 루리웹 인장과 작성자 닉네임 워터마크를 박아! 다른사이트에서 퍼간뒤에 ui만 날리고 복붙한다!!

[죄수번호-745705044]

ㅊㅊㅊㅊㅊㅊ

[あかねちゃん]

apl쪽 논문 등재는 뭐 이제 아예 기약이 없는 상황이라 특허 등록만 기다리기는 하는 상황이긴 해

본문에서 지적한 대로 재현 여부보다는 공식 인증 기관의 데이터만 있음 특허 등록을 해준다고도 볼 수 있으니 apl 보다는 차라리 이쪽이 더 현실성이 있는건데

그 공식 인증을 한전 공대서 측정하고 있었는데 이 쪽 진행 상황이 우찌 되어가나 몰러

[루리웹-0017496008]

벌써 3번째 연장

이미 가망은 없다고 본다

[자폐쌔끼]

그래서 초전도체라는거임 아니라는거임?